| - Revista Ingeniería Plástica - Nº 2 |
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Pag. 41 - Marcas y Patentes
DISPOSICIONES PENALES Y CIVILES DE LA LEY DE MARCAS
En este artículo nos referiremos a las disposiciones penales y civiles que prevee la Ley de Marcas No.9956, para la preservación del derecho exclusivo que se tiene sobre una marca registrada.-
Según lo establece el art. 47. las acciones penales son privadas, no pudiendo iniciarse de oficio. -(Art.47"La acción criminal no podrá iniciarse de oficio y corresponderá solamente a los particulares interesados, pero una vez entablada, será continuada por el Fiscal del Crimen, si lo juzgare procedente»).-
Según lo establece el art. 38, las acciones penales y civiles deberán iniciarse dentro de los cuatro años de cometido el delito, o después de un año contado desde que el titular de la marca registrada tuvo conocimiento del hecho.- (Art,38: «No se podrá intentar acción civil ni criminal después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito, o después de un año, contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez. Los actos que interrumpen la prescripción son aquellos que están determinados por el derecho común «).-
Los delitos previstos por la Ley son los siguientes;
El art. 29, prevee el uso, la fabricación, la falsificación, la adulteración o la ejecución de una marca registrada. ( Art.29 «El que con el fin de lucrar use, fabrique, falsifique, adultere o ejecute una marca inscripta en el registro, correspondiente a otra persona, será castigado, a denuncia de parte, con prisión de doce a quince meses»).-
Este artículo sanciona el uso indebido de una marca ajena, y que ese uso implique también lucro.-
«...consideramos que la aplicación de este artículo se reduce al uso de una marca ajena, y que los términos: «fabrique y ejecute», se refieren siempre al uso y que los términos: «falsificación y adulteración», aunque es difícil de concebirlos en la práctica, deben también necesariamente referirse al uso de la marca «.-(1)
El art. 30, prevee la imitación de marcas, dibujos o modelos que puedan confundir al consumidor. (Art.30"El que con el mismo propósito imite una marca, dibujo o modelo en condiciones que el consumidor pueda confundirlos con productos cuyas marcas han sido registradas, será castigado, a denuncia de parte, con prisión de nueve a doce meses).-
En este artículo se sanciona la imitación de la marca, y para que sea aplicable debe existir intencionalidad y fines de lucro.-
La aplicación del artículo anterior no da lugar a dudas, ya que si existe para determinado artículo una marca registrada, y si se usa la misma marca para los mismos artículos por un tercero, éste está en infracción. Pero, en este caso hay que precisar que se entiende por «imitación». Es necesario entonces que las marcas presenten similitudes entre ellas, en forma que «el consumidor pueda confundirlo con productos cuyas marcas han sido registradas».
«...puede considerarse como comunes, los casos en que en la práctica coexiste una marca sin registrar con una marca registrada con similitudes que si bien impiden su registro, no son obstáculo para que en la práctica coexistan normalmente, porque no traducen una imitación intencional, y en la practica no provocan confusión en los consumidores.» (2)
El art.31, prevee el acto de rellenar con productos espurios envases con marca ajena, o mezclar productos legítimos con otros extraños . ( Art.31"Los que rellenen con productos espurios envases con marca ajena, o los que rellenen con productos que no correspondan al producto legítimo enunciado en la marca que lleva el envase, o los que mezclen productos legítimos con otros extraños o espurios serán castigados, a denuncia de parte, con prisión de nueve a doce meses»).-
Para que esta disposición legal sea aplicada, basta el sólo hecho de rellenar con productos que no correspondan al titular de la marca, envases que tengan esa marca auténtica. Insistimos, basta sólo el hecho de relleno, aunque se pretenda alegar que no se pensaba proceder a la venta de esos artículos, ya que la disposición legal no exige el elemento intencionalidad, ni el fin de lucro, ni el engaño a los consumidores.-
El art. 32, prevee el caso del que se preste a vender mercadería con la marca señalada en los casos anteriores. (Art.32 «El que a sabiendas venda, o ponga en venta, o se preste a vender, o a hacer circular mercaderías señaladas con las marcas a que se refieren los artículos anteriores, será castigado, a denuncia de parte, con prisión de seis a nueve meses.»).-
Para que se aplique este artículo en necesario el elemento intencionalidad, ya que establece la Ley «el que a sabiendas...». Por lo tanto, queda fuera de la aplicación, el que interviene y puede demostrar su buena fe.
«...quien se coloca en alguna de las situaciones previstas en este artículo, debe saber que las mercaderías se encuentran en la situación de infracción prevista en los artículos anteriores.» (3)
El art. 33, se refiere a quien contra la voluntad del propietario use o ponga en venta su marca. (Art.33.»Los que contra la voluntad del legítimo propietario, usen o pongan en venta marcas auténticas, serán castigados, a denuncia de parte, con multa de cien a doscientos pesos»).-
El derecho personalísimo que tiene el titular de la marca, continúa sobre los objetos individualizados por la misma, aún después de vendidos. Ese bien inmaterial que constituye la marca, es una prolongación del prestigio y confianza que goza el fabricante y esta disposición protege ese derecho, y le permite a su vez ejercer control sobre sus productos.
Hechos como vender la mercadería debajo de su valor real, desprestigiando el producto, venta de productos específicos en lugares que no correspondan y que desprestigien al producto, por poner un ejemplo,darían como es lógico lugar al fabricante de impedir la venta del producto o condicionarla de acuerdo a sus intereses.-
El art. 34, establece la complicidad de los que vendan mercadería con marca usurpada y omitan dar información (Art.34:Los que vendan o pongan en venta mercaderías con marca usurpada o falsificada, están obligados a dar al comerciante o fabricante dueño de ellas, noticias completas por escrito, sobre el nombre y la dirección del que haya vendido o procurado la mercancía, así como la época en que haya comenzado el expendio, y en caso de resistencia, podrán ser compelidos judicialmente so pena de ser considerados como cómplices del delincuente»).-
Esta disposición no deja dudas. Si la persona comprometida se niega a suministrar la información que se detalla, surge innegablemente que está procediendo de mala fe, y por lo tanto, debe considerarse cómplice de los hechos que se constaten.-
Los art. 35 y 36, se refieren a los casos de mercaderías falsificadas. (Art.35:»Las mercaderías con marcas falsificadas que se encontrasen en poder del falsificador o de sus agentes, serán decomisadas y vendidas, y su producido, después de pagadas las costas e indemnizaciones establecidas por esta Ley, se adjudicará a beneficio de las escuelas públicas del Departamento donde se hiciese el decomiso») (Art.36 «Las marcas falsificadas que se encontrasen en poder del falsificador o de sus agentes, serán inutilizadas así como los instrumentos que hubiesen servido especialmente para la falsificación»).-
Se especifica claramente que la mercadería que se encuentre en infracción será decomisada y vendida y el producido, deducido las costas e indemnizaciones, irán a las escuelas del lugar del hecho y también que deben destruirse las marcas falsificadas, así como también los elementos que han servido para la falsificación.-
Y finalmente el art. 36, establece el derecho del damnificado a los daños y perjuicios correspondientes. (Art.37 «Los damnificados por contravención a los preceptos de esta ley, podrán ejercer su acción por daños y perjuicios contra los autores y cooperadores del fraude. Las sentencias de condenación serán publicadas a costa del contraventor»).
Se especifica el derecho del damnificado a daños y perjuicios. ¿Qué daños pueden ser reclamados?
Es muy variada la gama de perjuicios que ocasiona el uso indebido de una marca. Puede ser, por dar ejemplos, el dinero que se pierde con la desviación de clientela que se produce; pérdida de esa clientela, pérdida de prestigio, gastos ocasionados por la defensa de la marca, etc..-
«..la dificultad de probar el monto exacto no debe obstar al resarcimiento, bastará probar la existencia del ilícito y las ventas efectuadas con la marca en infracción para que el juzgador tenga una base suficiente para la fijación de la reparación».(4 )
HABILITADOS PARA INICIAR LAS ACCIONES JUDICIALES .-
1) En base al derecho que confiere la marca registrada, el TITULAR está habilitado para iniciar todas las acciones civiles y penales que correspondan contra los infractores.-
2)Los LICENCIATARIOS no están legitimados para iniciar ningún tipo de acción. De la única manera que pueden iniciar acciones es en el caso de que sean apoderados del titular y las acciones sean en representación de este, sustituyendo el poder en un asesor letrado.-
3)Los USUFRUCTUARIOS de marcas registradas no están habilitados para ninguna acción.-
4)Los ACREEDORES prendarios tampoco están habilitados. En casos especiales, dónde se corra peligro de que la marca prendada pierda el valor con el cual se garantiza el crédito que contrajo el titular, y éste no ejercite las acciones de defensa que correspondan, el acreedor prendario podrá ejercer la acción subrogativa prevista en el art. 1295 del Código Civil, a efectos de que se le autorice judicialmente a ejercer las acciones que no ejerce el deudor, sin perjuicio también de las acciones de responsabilidades penales que le correspondan al deudor.-
5)En caso de marca en uso pero no registrada, la ley reconoce derechos al titular para oponerse a registros y también para anular marcas registradas y a oponerse al uso de la misma por terceros, siempre que se trate y se pueda probar de un uso claro y continuado como dueños de la marca, y que el uso no sea en violación de derechos de terceros. Las acciones que se pueden entablar son de «cesación de uso de la marca» o de «cesación de actos de competencia desleal, así como también si corresponde daños y perjuicios.-
También en casos especiales, a pesar de la falta de certificado de registro, previa contracautela, se puede en base al CGP solicitar el embargo y secuestro de la mercadería en infracción.-
6)Los TITULARES DE MARCAS EN TRAMITE, estarían habilitados igual que los anteriores a acciones, pero limitados en ciertos casos, como puede ser trámite de registro de marca con oposición, etc., quedando a criterio del Poder Judicial, apreciar cada caso en particular.-
7) Los CESIONARIOS de marcas cuya transferencia no se haya inscripto en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, no están habilitados para iniciar acciones antes de esta inscripción, y es más, estará en infracción sancionable ?por la Ley. Que quede bien claro, que no alcanza la sola presentación del documento de transferencia en la Oficina de Marcas, sino que es necesario que la inscripción de la transferencia se haya aceptado por la Dirección.-
ACCIONES CIVILES- Diligencias Preparatorias, Medidas Cautelares y Acciones de Fondo.-
Basados en las disposiciones de la Ley No.9956 de Marcas y en el art. 306 del CGP, pueden iniciarse diligencias preparatorias a futuras acciones, que pueden ser intimación judicial de cese de uso de marca, la Inspección Judicial o la declaración de testigos. Estas acciones pueden resultar fundamentales en un reclamo posterior de daños y perjuicios.-
Para estas diligencias no se exige contracautela.-
El embargo y secuestro de mercaderías en infracción, pedido por quien tiene la marca registrada puede ser eximido de la contracautela por el Juez, pero en la práctica jamás se ha dado.-
Quien no tiene la marca registrada, puede solicitar el embargo, cumpliendo con la medida cautelar y también contracautelar suficiente.-
Las Acciones de fondo que se pueden interponer por infracción de derechos marcarios, son básicamente dos:
a) La acción de cesación, que es obtener la orden del Juez del cese del uso indebido de una marca o cese de competencia desleal.-
b) Daños y Perjuicios. Esta acción se funda en los arts. 3 y 37 de la Ley de Marcas y art. l319 del Código Civil. El efecto de esta acción es lograr que se le impongan al transgresor el pago de los daños y perjuicios que comprenden el daño emergente y el lucro cesante.-
ACCIONES PENALES
El Dr. Milton Cairoli, en TUTELA PENAL DE LOS DERECHOS INCORPORALES EN URUGUAY, PROPIEDAD INCORPORAL, edición del Ministerio de Educación y Cultura, pág,. 23 y ss., dice sobre la marca de Fábrica o de Comercio:
«Es indispensable que la conducta del agente esté encaminada a obtener un provecho económico, por lo que siempre hay un fin de lucro por parte del tercero que viola la marca registrada por otro, dentro de las formas previstas en los art. 29,30,31,32 y 33 de la mencionada ley»
No es necesario que las marcas estén registradas. Los derechos resultantes de ellas, nacen con el uso por parte de quien la emplee comercialmente (lo que se llama el uso exclusivo de la marca ) y existe independientemente del registro, que sólo sirve para notificar al público y demás comerciantes y crear una presunción de mala fe contra todo el que en adelante use esa marca registrada «.
«Si bien en la mayoría de figuras la ley de marcas exige que ella esté registrada, en el art. 33 se castiga el uso o puesta en venta de marcas auténticas, sin referirse para nada a su inscripción.-
Y a continuación menciona todas las figuras ya comentadas al comienzo del artículo.-
Para finalizar transcribimos una muy reciente sentencia, que condena a prisión por delito marcario (Sentencia No.150/96 del 30 de setiembre de 1996, del Dr. Enrique Moller, Juez Letrado de 1era. Instancia en lo Penal de 6to. Turno:
«El accionar del Justiciable encuadra en la previsión de los Art. 60 Nral 1 del Código Penal y 30 de la Ley 9956-hipótesis de imitación de marca-».
«En efecto, desarrolla la actividad material de la figura que se le imputa ya que con el fin de lucrar, imitó la marca NASA en las remeras por él confeccionadas, en condiciones que el consumidor pueda confundirlos con productos cuya marca ha sido debidamente registrada».
«El procesado alega en sus descargos que ignoraba que le estaba prohibido el uso o imitación de la marca y que no existió de su parte intención de perjudicar a nadie. No obstante el argumento, no es posible exculparlo de la antijuridicidad de la acción, ya que en su calidad de comerciante del ramo no puede alegar ignorancia en la prohibición de usar logos de marcas registradas».
El profesor Cairoli enseña: «la imitación es la apropiación sin consentimiento del titular y con un fin industrial o comercial del bien jurídico, mediante la explotación de las creaciones de formas y usos de signos distintivos de productos de las empresas, que sin ser idénticos a los del titular, pueden ser confundidos con los auténticos y considerados como tales»...»una copia parecida de aquellos (C:D:P:U:, tomo 3, pág.405)»
«En autos no se trata de una copia exacta de la marca original en cuestión, sino del bordado de la palabra NASA que indudablemente en el común de la gente lleva o tiende a la confusión del producto».
......... Por los fundamentos expuestos FALLO:
«CONDENANDO a H.M. como autor responsable del delito previsto en el art. 30 de la Ley de Marcas No.9956 del 4/10/40-modalidad de imitación- a la pena de 9 meses de prisión
con descuento del lapso de detención sufrido y accesorias legales de rigor».-
(1) (2) (3) (4). Texto consultado: Carlos Freira, Estudio sobre marcas de Fabrica y Comercio en la República Oriental del Uruguay.-
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